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Qualitax. 11/01/2019

La nueva Ley de Marcas, muchas luces y algunas sombras

La reforma, que entra en vigor este lunes, armoniza la ley con la directiva europea. Los expertos destacan cambios como la eliminación de las marcas notorias o la defensa de las denominaciones de origen.

patentes y marcas

El pasado 27 de diciembre apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto ley 23/2018 que, entre otros asuntos, reformaba la Ley de Marcas. Los cambios implantados en esta revisión de la normativa entrarán en vigor a partir de este lunes 14 de enero, entre los que se encuentran la introducción del requisito de la prueba de uso en los procedimientos de oposición o la apertura de la vía administrativa a las caducidades o nulidades de marca.

Aunque los expertos han recibido esta reforma con los brazos abiertos, ya que armoniza la normativa española vigente con la directiva europea 2015/2436 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas, también identifican ciertas deficiencias.

Limitaciones

Se ha aprobado la reforma de la ley sin que haya reglamento de desarrollo aún, con las consiguientes limitaciones que eso conlleva. Esto provoca que la novedosa posibilidad de pedir la prueba de uso en el trámite de oposición no sea aun efectiva, debiendo esperar al reglamento para poder aplicarla.

Aunque es evidente que los expertos perciben ciertos peros a esta reforma de la ley, también aseguran que este cambio legislativo representa un importante paso para la armonización de los sistemas de protección de marcas en la Unión Europea.

Entre los puntos más destacados, los letrados se centran en los siguientes puntos:

Representación gráfica

La eliminación del requisito de representación gráfica en las nuevas solicitudes de marca va a suponer un avance significativo que va a permitir ampliar el catálogo de los signos no convencionales que vamos a poder proteger como marca como hologramas, marcas de movimiento o multimedia, pudiendo representarse por cualquier medio siempre que el objeto de protección se pueda determinar con claridad y exactitud.

La reforma no dice sin embargo los medios de representación de los signos que se aceptarán, aunque es previsible que no haya sorpresas y se siga con la práctica actual, que ya está armonizada con la de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo).

Notorio o renombrado

Destaca por otro lado un aspecto muy relevante de la última reforma de la normativa de marcas: Mientras que con la anterior ley existía el concepto de marcas notorias –aquellas conocidas dentro de un sector específico– y de marcas renombradas –las conocidas por el público en general–, la nueva ley reconoce únicamente las marcas renombradas, extendiéndose esta protección también a los nombres comerciales. Esta unificación es positiva y termina con un debate poco práctico sobre las diferencias entre marca notoria y renombrada.

La armonización en este campo con la legislación de la Unión Europea va a resultar también de gran relevancia al favorecer, entre otros efectos, el que las declaraciones de renombre a nivel nacional se reconozcan en procedimientos o instancias europeas.

Piratería

Otro aspecto importante de la nueva normativa es el refuerzo de la protección del titular de la marca ante los actos de piratería, ya que la nueva ley abre la posibilidad que se ofrece al titular de una marca de impedir la introducción de mercancías procedentes de terceros países en España que no hayan sido despachadas a libre práctica y lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca.

Prueba de uso

La posibilidad de pedir prueba de uso al oponente que trate de impedir el registro de una nueva marca con otra que lleve más de cinco años registrada es una de las principales novedades de la ley.

Este cambio es fruto de la armonización de la directiva e iguala nuestro sistema con el de la Euipo que, desde el principio, aplicó este régimen. El efecto será con seguridad una reducción tanto en el número de oposiciones como de solicitudes, puesto que las marcas de cobertura (que se registran sólo para fines defensivos, no para ser usadas) pierden su utilidad. El problema es que ignoramos la forma y medios con que se deberá acreditar el uso. Habrá que esperar a que la reforma del reglamento de la ley que se aprobará en los próximos meses incluya información a este respecto, y es deseable que en esto la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se alinee con la Euipo.

Nulidad y caducidad

Una de las modificaciones sustanciales de las reglas del juego de la legislación marcaria se centra en la posibilidad de poder tramitar una solicitud de nulidad o de caducidad de una marca ante la OEPM. Aunque en este caso su entrada en vigor se puede demorar hasta el 14 de enero de 2023, va a agilizar mucho este tipo de procedimientos y reducir sensiblemente el coste económico de los mismos.

Frente a este cambio, lo cierto es que hay mucho trabajo por delante para adecuarse a este cambio. Muchos foros y asociaciones han tratado de que al menos la revisión de estas decisiones de la OEPM fuesen a parar a los juzgados de lo mercantil. Sin embargo, salvo cambios futuros, serán los Tribunales Superiores de Justicia los que revisen las resoluciones de la OEPM y esto puede provocar que muchos problemas de coherencia y armonización terminen en el Tribunal Supremo.

Fuente: Expansión

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